Підходи до визначення збитків за незаконне використання ТМ

Ні для кого не є секретом, що в більшості випадків 80% від ціни продукції відомого бренду становить саме ім'я. Деякі бренди такі як «Louis Vuitton» навіть не роблять знижок і непроданий у сезон за нечуваною ціною товар просто знищують, щоб не допускати знецінення бренду. При цьому в сучасному суспільстві статусності і споживання, де тебе зустрічають «за одягом», багатьом хочеться мати ексклюзивні речі, але при цьому не всі готові платити їхню реальну ціну. І тут на допомогу приходять китайські, а часто й наші підпільні виробники, готові задовольнити дані запити.

Практично в кожному магазині одягу, а тим більше на ринках, можна знайти «брендові» речі, але за смішними цінами. Усі ми розуміємо, що така продукція є контрафактною, а по суті просто підробкою.

Необхідно відзначити, що під «брендом» ми будемо розуміти зареєстровану відповідно до вимог законодавства торгову марку, на яку поширюється захист як на об'єкт права інтелектуальної власності.

Законним правовласником, згідно з визначеннями чинного законодавства, є власник свідоцтва України на знак для товарів і послуг, власнику міжнародної реєстрації або особі, чия ТМ в Україні була визнана добре відомою (частина 2 статті 495 ЦК України).

Пункт 2 статті 16 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» (далі – Закон) передбачає, що свідоцтво надає власнику право використовувати зареєстрований знак та інші права, визначені цим Законом.

При цьому відповідно використанням ТМ визнається: нанесення його на який-небудь товар, для якого знак зареєстрований, упаковку, у якій міститься такий товар, вивіску, пов'язану з ним, етикетку, нашивку, бирку або інший прикріплений до товару предмет, збереження такого товару із зазначеним нанесенням знаку з метою пропозиції для продажу, пропозиція його для продажу, продаж, імпорт (ввезення) та експорт (вивезення); застосування його під час пропозиції та надання будь-якої послуги, для якої знак зареєстрований; застосування його в діловій документації або в рекламі та мережі Інтернет.

Також свідоцтво надає його власнику виключне право забороняти іншим особам використовувати без його згоди, якщо інше не передбачено цим Законом.

Таким порушенням повинні визнаватися дії з боку будь - якої особи, яка не має права, але застосовує зареєстровану торговельну марку або позначення схоже з ним до ступеня змішування на товарах і при наданні послуг, для яких її зареєстровано, на упаковці товарів, у рекламі, друкованих виданнях, на вивісках, під час показу експонатів на виставках і ярмарках, що проводяться в Україні, у проспектах, рахунках, на бланках і в іншій документації пов'язаної з введенням зазначених товарів і послуг у господарський обіг на території - Україна.

Власник свідоцтва має право вимагати припинення порушення його прав, а порушник зобов'язаний відшкодувати власнику свідоцтва завдані збитки.

Якщо обговорювати питання визначення розмірів збитків, то існує певна догма, що одна одиниця контрафактного товару витісняє з ринку одну одиницю оригінального (так званий принцип витіснення). Однак, він досить часто критикується виходячи з того, що розмір збитків розраховується як добуток кількості контрафактних товарів на ціну оригінальних. Але при даному підході не враховуються такі важливі фактори як, те, що при визначенні кількості контрафактних товарів враховуються навіть ті, що зберігаються на складі з метою збуту, а вартість оригінальної продукції береться ціна, за якою реалізовують її посередники, не віднімаючи всі їхні «націнки».

Крім того, при даному підході вкрай важливо визначити, чи дійсно можливе таке витіснення оригінального товару контрафактним, враховуючи різницю в їхній вартості. Адже якщо, наприклад, сумка Louis Vuitton в оригіналі коштує 1500 дол., а на ринку її можна купити за 500 грн, то ні про яке витіснення говорити й не доводиться. На споживача, який не може собі купити брендову сумку, правовласник ТМ Louis Vuitton в принципі не міг розраховувати, тому визначати його збитки, просто виходячи кількості контрафактної продукції, не зовсім коректно. У даному випадку можна говорити більше не про реальні збитки, а про упущену вигоду, яка в даному прикладі полягає в порушенні ділової репутації ТМ, унаслідок якої власник позбувся потенційного покупця: той, який у змозі купити брендову річ за високою ціною з метою підкреслити свій майновий статус, цілком може відмовитися від такої покупки, якщо подібні підробки наповнять ринок.

Аналіз судової практики з питання незаконного використання бренду й компенсації збитку правовласнику за таке порушення зводиться до ключового аспекту – доведення причинно - наслідкового зв'язку між діями правопорушника й нанесення шкоди власнику бренду. Тільки після доведення цієї обставини можливо компенсувати втрачену вигоду. У нашому правозастосовчому середовищі склалися наступні підходи до визначення розміру упущеної вигоди, а саме:

• витрати, які правовласник поніс для встановлення факту правопорушення, застосування заходів щодо його припинення, втрати частини ринку збуту, покупців, ліцензіатів;
• дохід, отриманий від реалізації товару з використанням ТМ правовласника, але без відповідного дозволу;
• дохід, від ліцензійного договору, який правопорушник повинен був укласти для реалізації товарів/послуг (тобто ті оплати, які правовласник міг отримати за відповідним договором).

У подальшій статті ми розглянемо практичні кейси, пов'язані із захистом прав власників ТМ на компенсацію упущеної вигоди внаслідок незаконних дії правопорушників.